Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat über die Möglichkeit des Verlusts von Markenrechten zu entscheiden gehabt (EuGH, Urt. v. 19.05.2022 – C-466/20). Demnach droht der Verlust von Rechten, wenn die Ver­let­zung der Rech­te aus der Uni­ons­mar­ke fünf Jahre lang gedul­det wurde, ohne die Rechte mittels ge­richt­li­cher Gel­tend­ma­chung ernsthaft zu ver­fol­gen. So­wohl eine Ab­mah­nung als auch die An­hän­gig­keit einer Klage unterbrechen nur dann die Ver­wir­kungs­frist, wenn sie eine rechts­ver­bind­li­che Lö­sung her­bei­füh­ren wol­len.

Wörtlich heißt es in der Entscheidung zusammenfassend:

„1. Art. 9 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken sowie die Art. 54, 110 und 111 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke sind dahin auszulegen, dass eine Handlung – wie z. B. eine Abmahnung –, mit der sich der Inhaber einer älteren Marke oder eines sonstigen älteren Rechts der Benutzung einer jüngeren Marke widersetzt, ohne jedoch die für die Herbeiführung einer rechtsverbindlichen Lösung notwendigen Schritte zu unternehmen, die Duldung nicht beendet und dementsprechend nicht die Verwirkungsfrist im Sinne dieser Bestimmungen unterbricht.

2. Art. 9 der Richtlinie 2008/95 sowie die Art. 54, 110 und 111 der Verordnung Nr. 207/2009 sind dahin auszulegen, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Einlegung eines gerichtlichen Rechtsbehelfs, mit dem der Inhaber einer älteren Marke oder eines sonstigen älteren Rechts die Nichtigerklärung einer jüngeren Marke begehrt oder sich deren Benutzung widersetzt, die Verwirkung durch Duldung im Sinne dieser Bestimmungen verhindert, wenn das verfahrenseinleitende Schriftstück zwar vor Ablauf der Verwirkungsfrist eingereicht wurde, aber aufgrund mangelnder Sorgfalt des Rechtsbehelfsführers nicht die Anforderungen des nationalen Rechts erfüllte, die für die Zwecke der Zustellung gelten, und die Mängel aus Gründen, die dem Rechtsbehelfsführer zuzurechnen sind, erst nach Ablauf der Verwirkungsfrist behoben wurden.
3. Art. 9 der Richtlinie 2008/95 sowie die Art. 54, 110 und 111 der Verordnung Nr. 207/2009 sind dahin auszulegen, dass der Inhaber einer älteren Marke oder eines sonstigen älteren Rechts im Sinne dieser Bestimmungen bei Verwirkung seines Anspruchs auf Nichtigerklärung einer jüngeren Marke und auf Unterlassung ihrer Benutzung durch die Verwirkung auch daran gehindert ist, Neben- oder Folgeansprüche wie Ansprüche auf Schadensersatz, auf Auskunft oder auf Vernichtung von Waren zu erheben.“

Ergänzende Hinweise

Das durch den EuGH entschiedene Verfahren betrifft ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht durch den Bundesgerichtshof (vgl. BGH, Beschl. v. 23.07.2020 – I ZR 56/19).